La procédure d’opposition permet aux titulaires de marques d’obtenir rapidement le rejet d’une demande d’enregistrement de marque postérieure, tout en évitant de supporter le coût et les aléas d’un procès.
Déposer une marque pour protéger son nom ou son logo, c’est bien, mais ce n’est pas suffisant. En effet, il y a une vie après le dépôt de votre marque. Ainsi, il est important de défendre sa marque, en surveillant les dépôts de marques proches effectués par les tiers, notamment par des concurrents.
Cette veille concurrentielle contribue à la valorisation de la marque. Effectivement, si rien n’est fait contre les dépôts de marques ressemblantes, la marque peut perdre de sa valeur et de son pouvoir distinctif. Ce qui permet au public de rattacher les produits ou services du titulaire de la marque.
Pour réagir aux dépôts de marques concurrentes ou similaires, le plus tôt est le mieux. La procédure sera plus simple et moins coûteuse si elle est engagée rapidement, au moyen d’une opposition.
Qu’est-ce qu’une opposition à un dépôt de marques ?
L’opposition est une procédure préventive qui permet au propriétaire d’une marque de s’opposer à l’enregistrement d’une nouvelle marque. Elle estime que celle-ci porte atteinte à ses droits pour plusieurs raisons :
- La nouvelle marque est identique à sa marque antérieure
- La nouvelle marque est similaire à sa marque antérieure. Par conséquent, le propriétaire estime qu’elle risque d’entraîner une confusion dans l’esprit du public.
Plusieurs critères peuvent être pris en considération par l’office (INPI ou EUIPO) pour déterminer si un dépôt de marque vient contrevenir à un dépôt de marque antérieur. Ainsi, l’office procède à une comparaison dite globale des signes qui lui sont soumis. Tous les aspects sont analysés, tels que l’aspect visuel, l’aspect phonétique (ou auditif) et même l’aspect conceptuel.
La procédure d’opposition vise uniquement à empêcher l’enregistrement d’une marque. Le but de cette procédure est la prévention et non la sanction. L’opposition ne permet pas à celui qui l’introduit d’obtenir des dommages et intérêts. Il faut notamment bien distinguer la procédure d’opposition de marque avec l’action en contrefaçon de marque.
Quelques exemples
Concernant l’aspect visuel : il comprend plusieurs critères tels que les éléments figuratifs. Elle s’accompagnent de signes comme un dessin à côté, au-dessus ou en dessous des éléments verbaux. Il y a également :
- Les couleurs ;
- La typologie ;
- Le nombre de dénominations en commun au sein des signes (s’ils sont composés de plusieurs termes) ;
- La longueur des termes ;
- La physionomie ;
- La structure, l’ordre et le rang des lettres qui peuvent être analysés.
- La sonorité : l’INPI attache aussi une grande importance à la sonorité finale ;
- Le nombre de séquence communes ;
- Le rythme : le nombre de syllabes ou de temps ;
Il faut savoir que du point de vue de l’INPI et de l’EUIPO l’aspect phonétique est primordial. En effet, si deux marques ont une ressemblance sur la partie visuelle, celle-ci pourrait être considérées comme non similaires pour l’INPI si la seule différence est phonétique et non pas visuelle.
De plus, concernant l’aspect conceptuel : l’INPI et l’EUIPO prend en compte les traits intellects et l’esprit du consommateur. Cette ressemblance conceptuelle a contribué à la similitude entre ces signes et conduit notamment l’INPI à rejeté le dépôt de marque.
La procédure est intentée directement devant l’INPI par le titulaire de la marque antérieure. Celui-ci doit fournir la preuve de son droit sur la marque et exposer les motifs le conduisant à penser que l’opposition est justifiée. Si les motifs sont jugés fondés par l’INPI, la demande d’enregistrement de la nouvelle marque sera rejetée.
Quels droits antérieurs invoquer ?
L’ordonnance de transposition a élargi sensiblement les droits invocables dans les procédures d’opposition. En effet, elle peut désormais être fondées sur les droits antérieurs suivants :
- Une marque antérieure ;
- Une marque antérieure possédant d’une renommée ;
- Une indication géographique enregistrée ou une demande d’indication géographique : sous réserve de l’homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
- Le nom d’une entité publique : s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
- Le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ;
- Une dénomination ou une raison sociale : s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
- Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale : s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Qui peut faire opposition à une marque ?
Une procédure d’opposition en marques devant l’INPI est uniquement réservée aux :
- Titulaires de marques antérieures françaises, communautaires ou internationales désignant la France ; ou de marques déposées ou enregistrées antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure ;
- Titulaires de marques non déposées, mais notoirement connues au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris, exploitées pour désigner des produits ou des services similaires ;
- Licenciés exclusifs : à condition que le contrat de licence de marque ne l’interdise pas.
Attention : la procédure d’opposition en marques n’est pas ouverte aux titulaires de dénominations sociales, de noms de commerce, d’enseignes ou de noms de domaines.
Ces derniers ont toutefois la possibilité de déposer des observations auprès de l’INPI. Une fois la marque postérieure enregistrée, ils peuvent également intenter une action en annulation de la marque devant les tribunaux.
Quand faire opposition à une marque ?
L’opposition à l’enregistrement devant l’INPI doit être formée dans un délai de 2 mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement au bulletin officiel de la propriété industrielle.
Un retard même d’un jour suffit pour rendre l’opposition irrecevable devant l’Office des marques français.
Lorsque le délai expire un jour férié ou le week-end, le délai est prorogé au jour suivant. Il est à noter qu’il ne faut pas le confondre avec le délai de trois mois pour faire opposition à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle. L’acte d’opposition contre une demande de marque de l’Union Européenne doit être déposé par écrit dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande au bulletin des marques de l’Union Européenne. Ce délai ne peut pas faire l’objet d’une extension et l’ensemble des documents fondant l’opposition doivent être adressés avant son expiration. Le respect des délais est donc primordial.
Combien coûte l’opposition à une marque ?
Pour s’opposer à l’enregistrement d’une marque, l’INPI demande 400€ pour une opposition fondée sur un seul droit et 150€ par droit antérieur supplémentaire.
Le paiement peut intervenir par carte bancaire sur le site de l’office concerné, lors du dépôt de l’opposition.
Comment se déroule la procédure ?
Depuis le 1er juin 2016, la procédure d’opposition se fait entièrement et uniquement en ligne sur le site internet de l’INPI.
Pour faire opposition, le titulaire de la marque déposée antérieurement dispose d’un délai de 2 mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement au Bulletin de la Propriété industrielle (BOPI) de la nouvelle marque (qui intervient 2 à 3 semaines après le dépôt de marques). Passé ce délai, il ne peut plus agir en opposition devant l’INPI et devra saisir un Tribunal d’une action en nullité de la marque.
L’opposant doit préciser les produits et services de la marque nouvelle pour lesquels il forme opposition. Ceci car l’opposition peut être faite pour la totalité des produits et services visés dans la demande de dépôt de la marque nouvelle ou n’en viser qu’une partie.
Dans ce dernier cas, si l’opposition aboutit, la demande d’enregistrement de la marque ne sera rejetée que pour les produits et services visés dans l’opposition. La marque nouvelle sera enregistrée pour les autres produits et services puisque ceux-ci ne sont pas contestés.
Enfin, l’opposant doit fournir un argumentaire détaillé démontrant non seulement l’identité de la marque nouvelle avec sa marque antérieure, mais également l’identité ou la connexité des produits et services visés par celles-ci.
De plus, la procédure d’opposition de marque devant les offices étrangers est commune a beaucoup de pays selon des modalités et des coûts différents.
Enfin, cet argumentaire n’est pas simple à définir, il est donc préférable, lorsqu’il y a de gros enjeux commerciaux, de se faire accompagner par expert. Sinon, le risque est de se faire rejeter sa demande.
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